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| Gesellschaftsrecht

Händler aufgepasst: Markeneintragung wegen Freihaltebedürftigkeit abgelehnt – was man nun noch machen kann


Wertvolle Tipps, wie man eine zurückgewiesene Marke doch noch eingetragen erhält

Die Registrierung einer Marke kommt für viele Händler und Unternehmen in Zeiten eines immer mehr verdichtenden Marktes immer größere Bedeutung zu. Denn die Marke dient als wichtiges Zeichen für Kunden, damit sie ein Produkt wiedererkennen oder es von anderen gleichen Produkten unterscheiden können. Ferner dient eine gut gepflegte Marke häufig auch dazu, den Wert eines Unternehmens (mit-)zu entwickeln. Ebenso eignet sich eine kreative Marke zur Entwicklung einer Produktstrategie, um etwa mehrere Produkte unter ein und derselben Marke in den Markt zu bringen.
Aus all diesen und auch vielen andere Gründen entschließen sich immer mehr Händler dazu, eine eigene Marke anzumelden. Zumeist wird dabei entweder eine deutsche Marke bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zur Anmeldung gebracht. Wortmarken und Wort-/Bildmarken erfreuen sich dabei einer sehr großen Beliebtheit bei der Wahl der passenden Markenform.
Allerdings erleben Händler und Unternehmen leider immer wieder, dass Markenanmeldungen keine Selbstgänger sind. Bereits die Anmeldung stellt regelmäßig eine erste gewichtige Hürde da, da der Shopbetreiber aus 45 (!) Waren- und Dienstleistungsklassen die für seine Waren oder Dienstleitungen relevanten Klassen finden muss. Ist dies dann endlich geschafft, das korrekte Anmeldformular auf den Weg gebracht und die Kosten für die Markenanmeldung eingezahlt, glauben die Gewerbetreibenden häufig, dass einer erfolgreichen Markeneintragung nun nichts mehr im Wege steht. Um so größer ist die Enttäuschung, wenn sich nun das zuständige Markenamt nach einiger Zeit meldet, um mittzuteilen, dass die Marke gar nicht eingetragen werden kann, da sie freihaltebedürftig sei.

Was ist ein Freihaltebedürfnis überhaupt?

Ein Freihaltebedürfnis im Markenrecht (in Deutschland in § 8 Absatz 2 Nummer 2 Markengesetz und in der EU in Artikel 7 der Unionsmarkenverordnung geregelt) ist das berechtigte Interesse von Wettbewerbern eines Händlers, beschreibende Formulierungen ihrer Waren oder Dienstleistungen frei benutzen zu können. So muss z.B. der Begriff Nahrungsergänzungsmittel für jedes Unternehmen in den relevanten Klassen wie etwa die Nizza-Klasse 5 oder das Zeichen „beauty“ für Kosmetikwaren der Nizza-Klasse 3 frei nutzbar sein und kann aus diesem Grund nicht als Marken registriert werden. Ein Freihaltebedürfnis führt zu einem absolutes Schutzhindernis mit der Folge, dass eine Marke, die rein beschreibend oder sonst freihaltebedürftig ist, nicht eingetragen werden kann. Mehr zum Freihaltebedürfnis finden sie hier.

Was kann ich als Händler gegen die Ablehnung der Markeneintragung tun?

Sofern eine Markenanmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen wird, steht jedem Anmelder zunächst einmal der Rechtsweg zur Verfügung. So hat der Händler die Möglichkeit, gegen die Zurückweisung Rechtsmittel nämlich in der Regel eine Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde muss dabei innerhalb einer gesetzlichen festgelegten Frist (bei einer EU-Marke beträgt die Frist 2 Monate bei einer DE-Marke einem Monat) bei gleichzeitiger Entrichtung der hierfür anfallenden Gebühren erhoben werden. Durch die Einlegung wird dann Beschwerdeverfahren eröffnet, in dem die Entscheidung des jeweiligen Markenamtes überprüft wird.
Als Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz beraten wir von SBS Legal unsere Mandanten bei solchen Verfahre aber stets vor Einlegung eines solchen Rechtsmittels nicht nur über Erfolgsaussichten einer Beschwerde, sondern auch stets über die lange Dauer von durchaus 2 Jahren und die durch das Beschwerdeverfahren entstehenden ambitionierten Kosten. Dauer und Kosten eines solchen Verfahrens führen nämlich nach unserer Praxiserfahrung insbesondere für kleinere Unternehmen nicht selten zu übermäßigen Belastungen. Daher verzichten gerade Startups oder kleinere Marktteilnehmer nicht selten aus Kosten- oder Zeitgründen auf die Einlegung eines Rechtsmittels bei einer Zurückweisung der Markenanmeldung. Anzumerken ist, dass diese Aussage nicht generalisiert werden sollte und immer im Einzelfall und in Abhängigkeit der Erfolgsaussichten zu betrachten ist. Was aber tun, wenn die Markenanmeldung zurückgewiesen wurde und ein Beschwerdeverfahren nicht zielführend ist?

Neben der Einlegung des vorbezeichneten Rechtsmittels gibt es für Händler aber auf kreative Ansätze, um den gewünschten Markenschutz doch noch zu erreichen.

Tipp 1: Alternative national Neuanmeldung der zurückgewiesenen Marke prüfen

So kommt es gerade bei EU-Markenanmeldungen immer wieder vor, dass ein englischsprachiges oder sonst fremdsprachiges Zeichen von dem Europäischen Markenamt zurückgewiesen wird, da es in englischer oder einer anderen EU-Sprache Sprache rein beschreibend ist. Hierzu ist zu wissen, dass bei einer EU Markenanmeldung das Freihaltebedürfnis bereits greifen kann, wenn dieses Zeichen nur in eine der in der EU gesprochen Sprachen eine Ware oder Dienstleistung beschreibt.
Bei einer rein nationalen Markenanmeldung in Deutschland aber kann es durchaus sein, dass das DPMA als nationales Markenamt dasselbe Zeichen nicht als rein beschreibend, sondern als hinreichend unterscheidungskräftig erkennt mit der Folge, dass die Marke als DE-Marke registriert werden kann. Händler sollten daher bei Zurückweisung einer EU-Marke immer prüfen, ob nicht die Anmeldung einer alternativen Deutschen Marke erfolgsversprechender ist als ein zeitintensives und rechtlich ungewisses Beschwerdeverfahren gegen die zurückgewiesene EU-Marke.
Nachdem übrigens die Deutsche Marke erfolgreich eingetragen wurde, kann der Händler dann den Schutz erweitern, indem er die deutsche Marke dann als Basisanmeldung etwa für eine Erweiterung für Österreich oder die Schweiz verwendet. Hierdurch konnten wir von SBS Legal immer wieder erreichen, dass vermeintlich nicht eintragbare Zeichen doch noch Markenschutz erreichen konnten und dies in zumeist erheblich kürzerer Zeit und kosteneffektiver, als wenn ein unsicheres Beschwerdeverfahren geführt worden wäre.

Tipp 2: Kreative Umgestaltung des zurückgewiesenen Zeichens

Einen weiteren alternativen Lösungsansatz bietet die kreative Umgestaltung oder Ergänzung eines beschreibenden Zeichens. So wurde der Begriff „beauty“ im Bereich der Kosmetik weiter oben ja bereits als nicht eintragungsfähig eingestuft. Hier würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch eine rein nationale Anmeldung zu demselben negativen Ergebnis führen, da auch in Deutschland allgemein bekannt ist, dass „beauty“ übersetzt „Schönheit“ bedeutet und dieses Zeichen daher auch in Deutschland als rein beschreibend anzusehen ist. Wenn aber der Begriff „beauty“ ein wenig kreativ geändert wird und hieraus z.B. „DrBeauty“, „beouuutiey“ oder „SBS-Beauty“ formuliert wird, so können diese kreativen Anpassungen die rein beschreibende Wirkung beseitigen und zu einer hinreichende Unterscheidungskraft führen, die zu einer Eintragungsfähigkeit des Zeichens führt.
Hinzuweisen ist aber, dass bei einer kreativen Gestaltung eines Zeichens stets geprüft werden sollte, ob das neue Kreativzeichen nicht bereits in identischer oder ähnlicher Weise registriert wurde, da andernfalls zwar kein Zurückweisung durch das Markenamt droht, aber zugleich der betroffene ältere Markeninhaber einen Widerspruch gegen die Markenanmeldung einlegen könnte, so dass der Händler für diesen Fall sprichwörtlich „vom Regen in die Traufe“ kommen würde.

Tipp 3: Anmeldung einer Wort-/Bildmarke

Neben der kreativen Umgestaltung eines Zeichens bietet sich außerdem an, dass das beschreibende Zeichen mit einer kreativen Grafik umgeben oder in ihr eingebettet wird. Auch dieses Gestaltungsmittel ist durchaus geeignet, die rein beschreibende Wirkung eines Zeichens zu beseitigen. Allerdings ist er hierfür sehr wichtig, dass das Bild-Teilzeichen einen hohen schöpferischen Anspruch erfüllt. Die bloße Verwendung einer einfachen Grafik wird in der Regel nicht genügen, um die beschreibende Wirkung des Wortbestandteils zu beseitigen. Ferner ist wichtig zu wissen, dass bei einer Wort-Bildmarke der Wortbestandteil für dich betrachtet häufig nicht mehr markenrechtlich eigenen Schutz erhält. Daher muss ein Händler stets genau abwägen, welche Umgestaltung er wählt.


SBS Legal – Kanzlei für Markenrecht in Hamburg

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