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Grundsätzlich kann bei einer Markenverletzung ausschließlich in der Werbung der Schadensersatz anhand der Umsätze des Werbenden berechnet werden. Dabei kann allein die Tatsache, dass die Nutzung allein in der Werbung erfolgt, lizenzmindernd zu berücksichtigen sein, es sei denn es liegen besondere Umstände vor, die der Rechteinhaber darzulegen hat. Es könne schon allein der Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht zugleich bei der Produktkennzeichnung verwendet wurde, für sich genommen wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenverletzung eine lizenzmindernde Bedeutung haben. Letzteres gelte nur dann nicht, wenn die Bedeutung der Werbung auf dem Markt gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung spreche. Dies sei jedoch nicht der Fall.
Bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs auf der Basis einer Umsatzlizenz kann eine Lizenzminderung bei einer Markenverletzung nur in der Werbung zumindest nicht damit begründet werden, dass der Umsatz nur zu einem geringen Teil auf der Markenrechtsverletzung beruht. Der Umstand, dass die Markenverletzung sich auf die Werbung beschränkt, kann jedoch wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenverletzung lizenzmindernd berücksichtigt werden.
Die Firma Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, einer der größten Gerüsthersteller Deutschlands hat Schadenersatz gegen den Gerüsthersteller Peralta mit der Begründung eingeklagt, dass Peralta in einem Werbemailing auf Umschlägen damit warb, dass sein Gerüstsystem mit Gerüstteilen des Gerüstherstellers Layher verschmischbar sei und eine Vermischungszulassung bestehe. Der Name Layher wurde dabei grafisch hervorgehoben, jedoch erfolgte die Nutzung der Marke ausschließlich in Bezug auf die Vermischungszulassung. Layher ist Inhaber zahlreicher Marken, einschließlich der deutschen Wortmarke "Layher".Der Baugerüsthersteller, sah in der Werbung eine Verletzung ihrer Markenrechte an der Marke "Layher". Nach außergerichtlicher Klärung der Unterlassungsansprüche folgte ein Streit über Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz. Die Höhe des Schadenersatzes wurde auf 8 Prozent des Nettoumsatzes festgelegt, was laut Landgericht Stuttgart sachgerecht sei, da die Bezeichnung "Layher" in dem Werbeschreiben blickfangmäßig hervorgehoben worden sei und dadurch der Eindruck entstanden sei, es handele sich um ein Angebot von Layher.
Layher forderte die festgesetzten 8% des Nettoumsatzes, aber Peralta hielt dies für überzogen und begründete dies damit, dass die Marke "Layher" zwar bekannt sei, aber nicht in allen Zusammenhängen relevant sei. Peralta ging gegen das Urteil in Berufung. Das OLG Stuttgart gab der Berufung teilweise statt und reduzierte den Schadensersatz auf 5% Schadensersatz. Selbst für sehr bekannte Marken wie "Mercedes" werde nur selten ein höherer Wert festgelegt. Entscheidend für die Bemessung des Lizenzsatzes sei der Bekanntheitsgrad und Ruf der verletzten Marke. Das Gericht berücksichtigte dabei, dass Peralta keine fremden Erzeugnisse nachgeahmt oder verkauft hatte, sondern lediglich in der Werbung die Marke der Firma Layher zur Erzeugung einer Verwechslungsgefahr verwendet hatte. Im Gegensatz zu einer Markenverletzung, bei der die Marke des Verletzten auf dem Produkt angebracht ist, wurden in diesem Fall die Gerüstteile nicht mit der Marke versehen, sondern die Marke wurde nur in der Werbung verwendet. Daher müsse berücksichtigt werden, dass die Berechnung auf der Basis einer Umsatzlizenz dazu führt, dass alle im fraglichen Zeitraum verkauften Gerüstbauteile von Peralta als Umsatz zugrunde gelegt werden, nicht nur die, die aufgrund der streitgegenständlichen Werbung verkauft wurden. Das Gericht berücksichtigte, dass der Umsatz von Peralta im fraglichen Zeitraum nur zu einem geringen Prozentsatz auf der streitgegenständlichen Werbung beruhte und minderte daher den fiktiven Lizenzsatz, der an den Gesamtumsatz anknüpfte, lizenzmindernd.
Da es keine anderen geeigneten Anknüpfungspunkte gab, war es naheliegend, dass die Parteien im Falle einer Verletzung der Marke in der Werbung die in diesem Zeitraum erzielten Umsätze als Maßstab für die Lizenzgebühr herangezogen hätten. Eine andere Bewertungsgrundlage, die auf die Kausalität jedes einzelnen Werbeschreibens für eine Bestellung abstellt, sei nicht praktikabel. Dies gilt zumindest in Fällen, in denen die rechtsverletzende Werbung die Interessen des Markeninhabers schwerwiegend beeinträchtigt, wie es in diesem Fall der Fall war.
Peralta hat gegen das Urteil des OLG Stuttgart Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, da eine umsatzbezogene Lizenz in diesem Fall unangemessen sei und stattdessen eine fiktive Pauschallizenz angemessen wäre. Layher legte ihrerseits eine Anschlussrevision ein und argumentierte, dass eine Lizenzminderung bei der Nutzung in der Werbung nicht damit begründet werden könne, dass der Umsatz nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung beruhe. Der BGH hat zugunsten von Layher entschieden und die Anschlussrevision angenommen. Wenn ein Zeichen allein in der Werbung markenrechtsverletzend genutzt wird, schließt dies nicht von vornherein aus, den Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz zu berechnen. Die Wahl der Berechnungsgrundlage liegt jedoch in erster Linie beim Ausgangsgericht. Die Firma Layher forderte nach der Zurückweisung, dass das OLG Stuttgart den Schadensersatz auf die ursprünglich beantragten 8% des Nettoumsatzes erhöht. Sie argumentierte, dass die Werbung von Peralta besonders schädlich gewesen sei und es keinen Grund gebe, die Lizenz allein wegen der "nur" werblichen Nutzung zu reduzieren.
Das OLG Stuttgart stimmte der Auffassung der Beklagten nicht zu und blieb in seinem Urteil vom 12.01.2023 bei seiner vorherigen Einschätzung, diesmal jedoch mit anderer Begründung. Obwohl der BGH festgestellt hatte, dass eine Lizenzgebühr nicht lizenzmindernd zu berücksichtigen ist, wenn sie nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung beruht, könne allein die Tatsache, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht bei der Produktkennzeichnung verwendet wurde, lizenzmindernd sein. Dies sei nur dann nicht der Fall, wenn die Bedeutung der Werbung auf dem Markt für Gerüstbauteile gegen eine geringere Intensität der Verletzungshandlung spreche, was jedoch hier nicht der Fall sei.
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